Chile: Legalidad de la regulación por Circular del procedimiento de recepción de pruebas en solicitudes de marcas

Al año se presentan en Chile 30.000 solicitudes de registro de marca nueva, 4.000 de las cuales reciben una demanda de oposición. En igual período se ingresan 150 demandas de nulidad ante el INAPI. En estos juicios marcarios las partes pueden aportar medios de prueba para demostrar sus pretensiones sin perjuicio que en la tramitación no contenciosa los interesados puedan acompañar pruebas para bondad de sus solicitudes.

En este contexto probatorio las partes acompañan al INAPI especies y objetos tales como llaveros, prendas de vestir, ejemplares de productos que contienen líquidos, caramelos, chocolates, artículos de joyería, entre otros. Este tipo de pruebas requieren contratar bodegaje externo para almacenarlas para evitar el riesgo de pérdida, extravío, detrimento, corrupción o deterioro en su proceso de traslado y conservación. Por esta razón (según se expone en los considerandos previos) el INAPI dictó una resolución administrativa (Circular Nº 3 vigente desde 4.9.2014) para reglamentar la forma de acompañar estos medios de prueba al expediente. 

Como cuestión previa debe considerarse que el INAPI como servicio público está regulado conforme los arts. 6 y 7 de la Constitución especialmente por la ley 20.254 (que establece sus fines y atribuciones). Su Director Nacional (art. 4) tiene facultades normativas otorgadas en los siguientes términos por la norma de competencia: "(f) Dictar resoluciones administrativas que se refieran a los derechos de propiedad industrial, aquellas que se refieran al funcionamiento interno del instituto...". Y según reza el título de la resolución ("Informa procedimiento interno...") se habría dictado la norma en base a esta última atribución legal específica en conjunto con normas generales procesales (art. 12 L. 19.039 y 1 y 3 CPC), de buen funcionamiento administrativo (L. 19.880) y por evidentes razones prácticas.

No obstante, del tenor de la Circular aparece que los efectos o consecuencias normativas no sólo son internas (en el sentido de regular únicamente la organización interior del ente público) sino también externas, pues regula algunas conductas obligatorias de los particulares en su relación con el INAPI con afectación de derechos procesales. Se trata, en definitiva, de normas reglamentarias, que bien pueden ser materia de la facultad del literal (e) del art. 4: "Proponer al Ministerio [...] las iniciativas legales y reglamentarias referentes a la propiedad industrial". 

Por ahora, a la espera de la reforma del sistema, las materias reguladas por esta vía administrativa son, en síntesis, las siguientes:

Certificación fotográfica de los objetos acompañados. El procedimiento consiste básicamente en que si se solicita tener por acompañado un objeto, debe ser fotografiado al momento de la recepción del escrito. La fotografía se imprimirá y se certificará por la secretaria abogado el hecho que representa fielmente el objeto que se pidió acompañar, mediante determinado escrito y que se tuvo a la vista. 

Las impresiones de estas fotografías se adjuntarán al escrito en que se enuncia la respectiva prueba, para seguir su curso de digitalización y procesamiento normal. Esta fotografía, será digitalizada conjuntamente con el escrito y pasará a formar parte del expediente almacenado en los bancos de datos de INAPI. La especie será devuelta al interesado en el mismo acto. Si el interesado insistiere en entregar la especie como prueba, podrá hacerlo, pero en ese caso deberá firmar una declaración liberando a INAPI de la responsabilidad por eventuales pérdidas, extravíos, detrimento, corrupción o deterioro de ésta en el proceso de traslado y almacenamiento de las mismas.

INAPI conservará e integrará dentro del expediente las fotografías de los productos y si lo estima necesario podrá acceder a ordenar la exhibición de la prueba original -especie(s)- en caso que algunas de las partes así lo solicite, por motivos fundados.

Deber de acompañar materialmente, individualizar completa, correcta y ordenadamente las pruebas que se soliciten tener por acompañadas. Establece la obligación de toda persona que acompañe documentos o pruebas ante INAPI de individualizarlas en forma correcta, completa y además adjuntarlas materialmente según el orden de prelación consignado en el escrito en que se individualizan.

En caso contrario se ordenará la subsanación -conforme lo mandatado por la Circular- dentro de un plazo, pudiendo tenerse los documentos ofrecidos por no presentados a través de la dictación de la correspondiente resolución.

Formalidades para solicitar tener a la vista pruebas ya acompañadas materialmente ante INAPI en otro expediente.   Sólo se accederá  si el interesado individualiza con los siguientes datos: 1.- Cada uno de los antecedentes que se solicita tener a la vista; 2.- El expediente en que se acompañaron materialmente; 3.- La fecha del escrito que los acompañó; y 4.- La fecha de la resolución que los tuvo por acompañados. En caso contrario se ordenará la subsanación dentro de un plazo, pudiendo tenerse los documentos ofrecidos por no presentados a través de la dictación de la correspondiente resolución.

Formalidades para solicitar tener por acompañadas pruebas ya acompañadas materialmente ante INAPI en otro expediente. Distingue entre las pruebas que estando en poder de INAPI son solicitadas tener a la vista en un nuevo asunto, y aquellas pruebas que estando en poder de INAPI son solicitadas se tengan por acompañadas en un nuevo asunto. INAPI no accederá a la petición de que se tengan por acompañados documentos que ya estén en su poder dentro de otro expediente, sin que se acompañen materialmente copias de los mismos por el interesado al juicio o procedimiento en que se desean hacer valer. Sí se accederá, sin necesidad de que se acompañen copias, a la petición de tenerlos a la vista, siempre que se cumpla con los requisitos individualizados en el párrafo anterior.

Fuente: INAPI /Circular Nº3